Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Регистрация товарного знака в США

Защитите свой товарный знак на территории США.
ЗАЧЕМ
Регистрация товарного знака в США необходима, если вы
Предлагаете IT-решения: софт, игры, сайты и др., так как вы фактически работаете на территории всего мира
Собираетесь развивать франчайзинговую сеть
Планируете выходить на рынок США
Не хотите, чтобы иностранные компании использовали ваш оригинальный бренд, пока вы не вышли на этот рынок
Выпускаете оригинальный и яркий продукт, и боитесь, что иностранные компании могут его скопировать
Намерены развивать и масштабировать свой бизнес
ПРОЦЕДУРА
Процедура регистрации товарного знака в США
Подача заявления
Лицо, желающее зарегистрировать товарный знак, подает заявление в Патентное ведомство США и оплачивает пошлину. В заявлении указывается гражданство лица, дата первого использования знака, описываются товары, для индивидуализации которых товарный знак подается на регистрацию. К заявлению также прилагается изображение самого товарного знака, подаваемого на регистрацию.
Экспертиза
После первого этапа поступившее в Ведомство заявление проходит экспертизу, в ходе которой выявляется возможность регистрации заявленного обозначения.
Регистрация
Регистрируемый знак публикуется в Официальной Газете Патентного ведомства для направления возражений относительно регистрации. После этого наступает 30-дневный период, когда любое лицо, имеющее законный интерес, вправе подать возражение против регистрации заявленного обозначения. В случае, если все возражения успешно отклонены заявителем, Патентное ведомство регистрирует знак и выдает заявителю сертификат о регистрации.
План действий
Обратитесь к нам
Определите, что вы хотели бы защитить и обратитесь к нам. Мы оценим потенциал защиты вашего бренда; проведем поиск зарегистрированных в федеральном Реестре товарных знаков, а также осуществим предварительный поиск на предмет выявления схожих незарегистрированных обозначений; предложим концепцию защиты.
Подача заявления
Вместе с вами мы решим, что является приоритетным для защиты, подберем нужные классы МКТУ, а если нужно – отрисуем для вас сами знаки. В течение 1-2 дней после утверждения обозначения мы подготовим заявление на регистрацию товарного знака, а также сопутствующие документы.
Ваш бренд защищен
Будет произведена подача заявления в Патентное ведомство США. На протяжении всего процесса регистрации мы будем отслеживать движение заявления, а также готовить ответы на возможные уведомления со стороны Ведомства и возражения конкурентов.
FAQ
Вопросы и ответы
Что такое товарный знак согласно праву США?
Согласно законодательству США, товарным знаком является «любое обозначение, позволяющее отличить товары одного производителя от товаров другого производителя и позволяющее установить источник происхождения товаров». Иными словами, товарный знак в США – это способ индивидуализации продукции предпринимателя и защиты от её смешения с товарами конкурентов. Для нас любой товарный знак компании – это, прежде всего, основа защиты её бренда от недобросовестных конкурентов. Поэтому мы будем рады помочь вам в защите вашего продукта не только на российском рынке, но и на территории Соединенных Штатов.
Что именно может являться товарным знаком в США?
Акт о товарных знаках США определяет, что в качестве товарного знака может выступать абсолютно любое обозначение, будь то слово, графический символ или их комбинация. Главное, чтобы указанное обозначение:

1) Использовалось лицом, подающем заявление на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, либо у такого лица «имеется добросовестное намерение» использовать обозначение в своей предпринимательской деятельности.

2) Было подано лицом на регистрацию в соответствии с правилами Акта.

Поэтому в случае, если обладатель знака еще не начал его активное использование, ему необходимо продемонстрировать, что он планирует использовать обозначение в своей коммерческой деятельности (в частности, путем описания индивидуализируемых товаров в заявлении на регистрацию товарного знака).
Только зарегистрированный в реестре знак считается товарным знаком?
Не совсем так. В США, как представителе семьи «общего права», права на товарный знак признается именно за тем лицом, которое использует обозначение в своей деятельности. Регистрация товарного знака не порождает права собственности на него. Это означает, что защищать свои права на обозначение можно и в том случае, если, к примеру, лицо не зарегистрировало его в Патентном ведомстве США, однако длительное время использовало знак в своих коммерческих целях, в результате чего обозначение приобрело популярность на рынке[1].

Такое лицо имеет возможность даже подать возражение против регистрации аналогичного товарного знака, если полагает, что регистрация знака создает угрозу размытия его обозначения.

[1]Jim Mullen Charitable Foundation v. World Ability Federation, NFP, 395 Ill. App. 3d 746, 335 Ill. Dec. 34, 917 N.E.2d 1098 (1st Dist. 2009).
Любое лицо может возразить против регистрации моего обозначения в качестве товарного знака?
Любое лицо, у которого имеется интерес в защите своего обозначения, вправе подать возражение против регистрации товарного знака. В этом случае такому лицу требуется доказать, что регистрируемый товарный знак наносит ущерб его обозначению, в частности, способен нанести вред различительной способности обозначению «потерпевшего» лица.

Поэтому основным качеством, которым должны обладать юристы в области интеллектуальной собственности в США, является умением отстаивать права на регистрируемый товарный знак путем направления ответов на поступившие возражения. Команда Versus.legal имеет большой опыт преодоления возражений со стороны регистрирующих органов, касающихся наличия на рынке товарных знаков, аналогичных заявленному на регистрацию.
Что понимается под «использованием знака»?
Под использованием знака для целей приобретения права собственности на него понимается длительное, непрерывное и систематичное использование обозначения в коммерческой деятельности обладателя знака. При этом такая деятельность должна носить публичный характер, чтобы у потребителей была возможность отличить товары, маркируемые используемым знаком, от товаров других предпринимателей.

В законе не описан конкретный перечень действий, которые могут быть признаны в качестве «использования знака». Поэтому в практике судов США встречаются ситуации, когда использованием признавалось даже непродолжительное использование знака, которое не породило глобального признания товара на рынке или захвата значительных объемов соответствующего сегмента рынка[1].

Однако в большинстве случаев практика сходится в одном: не признается в качестве использования рекламирование обозначения или его использование в документах предпринимателя отдельно от индивидуализируемых товаров[2]. Однако и здесь встречается противоположная точка зрения, согласно которой использование знака в рекламе, документах или письмах коммерсанта может быть признано в качестве использования знака[3].

[1]Allard Enterprises, Inc. v. Advanced Programming Resources, Inc., 146 F.3d 350, 1998 FED App. 0175P (6th Cir. 1998).

[2]Powermatics, Inc. v. Globe Roofing Products Co., 341 F.2d 127 (C.C.P.A. 1965).

«It cannot be said that a service mark is actually used if it is displayed in an advertisement for services that are nonexistent or will only hypothetically be available at some point in the future.» American Express Co. v. Goetz, 515 F.3d 156 (2d Cir. 2008).

[3]White v. Board of Regents of University of Nebraska at Lincoln, 260 Neb. 26, 614 N.W.2d 330 (2000).
Кто может быть обладателем товарного знака в США?
Как указано в Акте о товарных знаках, в качестве «лица», то есть обладателя товарного знака, может выступать любой физическое или юридическое лицо, а также сами США, отдельный штат, либо их уполномоченные органы или должностные лица.

Таким образом, право США, в отличие, например, от российского законодательства, не требует, чтобы обладатель товарного знака формально являлся предпринимателем. Любой человек, в том числе не являющийся индивидуальным предпринимателем, может стать обладателем товарного знака, зарегистрированного в Реестре.
Каким образом проходит процедура регистрации товарного знака?
Лицо, желающее зарегистрировать товарный знак, подает заявление в Патентное ведомство США и оплачивает соответствующую пошлину. В заявлении указывается гражданство лица, дата первого использования знака, описываются товары, для индивидуализации которых товарный знак подается на регистрацию. К заявлению также прилагаются изображения самого товарного знака, подаваемого на регистрацию.

После этого поступившее в Ведомство заявление проходит экспертизу, в ходе которой выявляется возможность регистрации заявленного обозначения[1]. В случае, если эксперт определит, что обозначение не может быть зарегистрировано, заявитель будет об этом уведомлен. При этом, однако, у заявителя, как и в России, имеется возможность направить в Патентное ведомство ответ на поступившее уведомление, в котором будут изложены аргументы заявителя в пользу регистрации знака.

В случае, если эксперт признает возможным зарегистрировать товарный знак, регистрируемый знак публикуется в Официальной Газете Патентного ведомства для направления возражений относительно регистрации знака. После этого наступает 30-дневный период, когда любое лицо, имеющее на то законный интерес, вправе возразить против регистрации заявленного обозначения.

В случае, если все возражения успешно отклонены заявителем, Патентное ведомство регистрирует знак и выдает заявителю сертификат о регистрации.

При этом стоит помнить, что лица, заинтересованные в аннулировании знака, могут подать заявление о его отмене, если полагают, что регистрация знака причиняет им вред. При этом существующие правила регистрации не раскрывают подробным образом, что следует понимать под «вредом, причиняемым регистрацией знака». Поэтому заявитель в данном случае может привести самые разнообразные аргументы в пользу отмены регистрации.

[1]37 C.F.R.
Существуют ли какие-либо основания для отказа в регистрации товарного знака?
Да, такие основания присутствуют в американском законодательстве. К таким основаниям относятся:

1) Наличие в товарном знаке аморальных или «скандальных» элементов
2) Наличие в регистрируемом товарном знаке флага или герба США, штата или муниципалитета.
3) Обозначение носит исключительно описательный характер.
4) Товарный знак включает в себя изображение, имя или подпись живого физического лица при отсутствии согласия такого лица, либо изображение, имя или подпись живого Президента США, оставившего свой пост или пережившего его супруга.
5) Товарный знак представляет собой обозначение, напоминающее ранее зарегистрированный товарный знак или иное обозначение, ранее использовавшееся на территории США.

В целом же, основное требование, предъявляемое к регистрируемым товарным знакам – это наличие у них различительной способности, то есть возможности индивидуализировать товары обладателя знака на рынке.

Однако согласно позиции Верховного Суда США, выраженной в решении Matal v. Tam (2017) , положения Акта о товарных знаках, запрещающее регистрировать "обидные" и "аморальные" товарные знаки, нарушает Первую поправку и право на свободу слова. Товарные знаки - это форма выражения мнения, и государство не вправе запретить выражать это мнение просто потому, что оно обидное для кого-то.