Победа над «патентным троллем»: аннулирование патента на полезную модель и комплексная защита линейки продукции «Bio Culture»
Молочный бренд получил претензию от правообладателя патента на полезную модель, которая использовалась в упаковке йогуртов.
Компания «Молочная Культура» и производитель упаковок вместе разработали конструкцию упаковки йогуртов «Bio Culture». Основное преимущество упаковки было в том, что внутри оставалось свободное пространство для предмета. Туда можно было положить ложку или маленькую игрушку. Это давало упаковке преимущество на рынке.
Предыстория
Конструкция упаковки йогуртов «Bio Culture»
Однако позднее сотрудничество компаний прекратилось. «Молочная Культура» заказала упаковки у другой компании и выпустила в них новую линейку йогуртов.

Первоначальный партнер недобросовестно запатентовал совместную разработку на свое имя.
Старший юрист
Ситуация была сложной. Клиент уже понес существенные затраты на разработку продукции и не мог остановить продажи в розничных сетях. Нужно было разработать комплексное решение, чтобы не просто ответить на претензию, а полностью снять риски. Иначе это бы обернулось катастрофой для бизнеса.
После этого он направил претензию молочному бренду, в которой требовал прекратить продажи йогуртов и выплатить компенсацию.
Сама по себе претензия не являлась основной угрозой для клиента. Ключевой проблемой был патент на полезную модель, который мог стать реальным основанием для иска и взыскания компенсации.

Поэтому перед нами стояла задача:
Задача
разработать стратегию защиты, которая включала бы в себя не только ответ на претензию;
отменить патент.
придумать комплексное решение, которое помогло бы избавить клиента от риска судебного разбирательства (сейчас и в будущем);
Мы разработали стратегию по борьбе с «патентным троллем» и начали поэтапную работу.

Также мы начали работу по комплексной юридической защите продукции «Bio Culture».
Решение
Ответ на претензию. Мы составили ответ на претензию, привели доказательства, что требования правообладателя необоснованны и удовлетворению не подлежат. Указали Правообладателю на наличие других зарегистрированных патентов, в которых выражены аналогичные технические решения и указали на возможность отмены. В результате оппонент принял во внимание наш ответ на претензию, ведь после его получения он отказался идти в суд.
Аналитический этап. Мы изучили обстоятельства дела, претензию правообладателя, его техническое решение и выработали правовую позицию, которая позволила бы доказать, что клиент не допустил нарушений. Кроме того, мы провели комплексный патентный анализ, чтобы оценить потенциальную возможность аннулирования патента недобросовестного контрагента. В частности, мы нашли похожую упаковку, запатентованную в США. Впоследствии она стала основанием для отмены патента.
Оспаривание патента на полезную модель. Мы подготовили возражение в Палату по патентным спорам, в котором привели подробную аргументацию о том, что патент должен быть аннулирован, поскольку совокупность его существенных признаков уже давно известна и раскрыта в других источниках.

Основным аргументом, на который мы опирались, был американский патент, который содержал те же признаки, что и патент недобросовестного контрагента.

Результат:
Палата по патентным спорам согласилась и признала патент «тролля» недействительным.
Защита продукции компании. Для защиты продукции линейки «Bio Culture» от недобросовестных конкурентов, которые захотят паразитировать на репутации бренда или позаимствовать дизайн, мы разработали и реализовали стратегию.
Сейчас заявки на товарные знаки и промышленные образцы находятся на стадии регистрации.
Для защиты оригинального наименования мы подали заявки на товарные знаки
Для защиты оригинального дизайна упаковок йогуртов мы подали заявки на получение патентов на промышленные образцы:
Заявка на ПО
Заявка на ПО
Результат
01
Патент на полезную модель, принадлежащий недобросовестному партнеру, был признан недействительным. Теперь клиент может свободно продавать йогурт в оригинальной упаковке.

Бездействие или пассивный подход к защите мог привести к существенным финансовым потерям. Например, пришлось бы отзывать продукцию из розничных сетей, платить неустойки по договорам, а также выплачивать компенсацию бывшему партнеру. При этом её размер мог бы превысить несколько миллионов, т.к. правообладатель вправе заявлять компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.
02
Благодаря комплексному подходу удалось не только отбиться от претензии недобросовестной компании, но и полностью снять риски судебных споров в будущем.
03
Кроме того, при положительном решении по заявкам на товарные знаки и промышленные образцы компания получит эффективные инструменты защиты продукции «Bio Culture».