Юристам Versus..legal удалось защитить интересы сети коворкингов «Ключ» в споре о досрочном прекращении охраны серии товарных знаков «КЛЮЧ» для услуг, связанных с обеспечением работы коворкингов.

НАЗАД В КЕЙСЫ

Группа компаний «Ключ» предоставляет в аренду гибкие офисные пространства и коворкинги.

В 2020 году компания подала на регистрацию заявку на товарный знак «КЛЮЧ». Однако в ходе экспертизы Роспатент противопоставил три товарных знака «Ключ», принадлежащих ИП Ибатуллину А.В.

Предыстория

Азамат Ибатуллин ведет бизнес по массовой регистрации товарных знаков для разных стандартных и обозначений, тем самым закрывая возможность их использования для добросовестных предпринимателей. На сегодняшний день ему принадлежит более 500 товарных знаков в России. Сам предприниматель не производит товары или услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки. При этом он активно защищает права на свои товарные знаки, предлагая их покупку за мультимиллионные вознаграждения и даже обращаясь с исками о нарушении исключительных прав и взыскании значительных компенсаций.

Источник: thekey.space

Обеспечить клиенту возможность регистрации товарного знака «Ключ» для услуг коворкингов, а также снять с компании риск судебных разбирательств и взыскания компенсации.

Разрабатывая стратегию защиты интересов клиента мы должны были учесть два аспекта:

Задача

Юрист

Марина Пожидаева

Патентные тролли - явление достаточно распространенное и токсичное в современной правовой действительности. Законная, но фиктивная регистрация "простых" товарных знаков или получение "универсальных" патентов искусственно ставит добросовестных правообладателей в положение "нарушителей" и тормозит развитие бизнеса. Борьба с патентными троллями - очень сложный процесс, поскольку тролли, как правило, хорошо разбираются в праве интеллектуальной собственности и с самого начала создают видимость надлежащего использования патентов или товарных знаков.

Наш клиент использовал наименование «Ключ» с 2015 года и успел приобрести известность в области аренды офисных пространств и коворкингов. Невозможность регистрации товарного знака «КЛЮЧ» означала бы утрату компанией ценного нематериального актива – узнаваемости и репутации бренда.

Дальнейшее использование компанией обозначения «КЛЮЧ» могло стать реальным основанием для получения иска от правообладателя и взыскания компенсации за нарушение права на чужие товарные знаки.

Источник: thekey.space

Разработанная Versus.legal стратегия учитывала цели и намерения клиента, а также была направлена на исключение будущих рисков. Защита интересов компании «Ключ» была реализована в несколько этапов:

Решение

Аналитический этап

В результате проведенной предварительной проверки мы не обнаружили подтверждения того, что Ибатуллин А.В. реально использует товарные знаки «КЛЮЧ» в отношении указанных выше услуг. Это послужило причиной к тому, чтобы обратиться в суд и требовать досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков Ибатуллина А.В. по причине их неиспользования.

Мы провели исследование на предмет использования ИП Ибатуллиным А.В. зарегистрированных товарных знаков «КЛЮЧ» в отношении услуг, актуальных для нашего клиента и сходных с его деятельностью: операции с недвижимостью, ремонт, установка оборудования, упаковка и хранение товаров, обеспечение продуктами питания.

Досудебный порядок урегулирования спора и сбор доказательств

Попутно мы готовили доказательства заинтересованности нашего клиента в прекращении правовой охраны товарных знаков Ибатуллина А.В. В частности, сведения о заявке компании «Ключ Эволюция» на регистрацию товарного знака «КЛЮЧ», договоры аренды и субаренды помещений, презентации коворкинг-площадок клиента, информацию из СМИ о его деятельности, скриншоты, отражающие перечень услуг, оказываемых компанией «Ключ Эволюция».

В ответ от Ибатуллина А.В. поступило предложение «выкупить» у него товарный знак № 607784 за 3 000 000 рублей.

В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора мы направили в адрес ИП Ибатуллина А.В. предложение отказаться от права на товарные знаки либо заключить с нашим клиентом договор об отчуждении прав на них в отношении части услуг.

Прекращение правовой охраны товарных знаков

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2021 правовая охрана товарного знака «КЛЮЧ» № 607784 была прекращена в отношении актуальных для компании «Ключ Эволюция» услуг.

Нами было инициировано два судебных разбирательства о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Ибатуллина А.В. в отношении актуальных для компании «Ключ» услуг.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2021 прекращена правовая охрана товарного знака «КЛЮЧ» № 128791 в отношении актуальных для компании «Ключ» услуг.

Суды отмечали, что Ибатуллин А.В. не доказал использование им товарных знаков «КЛЮЧ», в то время как ООО «Ключ Эволюция» доказало заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении всех заявленных в исковых заявлениях услуг.

Правовая охрана товарного знака «КЛЮЧ» № 137848 была полностью прекращена по заявлению самого предпринимателя в процессе рассмотрения дела судом первой инстанции.

Пресечение попытки ИП Ибатуллина А.В. взыскать компенсацию за нарушение прав на товарные знаки:

В рамках спора о взыскании компенсации юристы Versus.Legal доказали, что подобные действияИстца являются злоупотреблением правом, в результате чего суд отказал в удовлетворении требований Ибатуллина А.В. в полном объеме.

Во время рассмотрения спора о прекращении правовой охраны товарного знака по делу№ СИП-746/2019 Ибатуллин А.В. направил в адрес компании «Ключ Эволюция» претензию о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки № 128791, № 607784.

ТЗ №128791

ТЗ №137848

Товарные знаки «патентного тролля»

ТЗ №607784

Результат

Правовая охрана товарных знаков, принадлежащих недобросовестному предпринимателю, была досрочно прекращена.

Теперь наш клиент может зарегистрировать обозначение «КЛЮЧ» в качестве товарного знака, а также использовать его в своей деятельности.

Нам удалось снять с клиента риски судебных споров и взыскания компенсации в будущем.

Размер такой компенсации мог превышать несколько миллионов, т.к. правообладатель вправе заявлять компенсацию как в твердой сумме до 5 миллионов рублей, так и в двукратном размере стоимости права использования товарного знака за весь период нарушения.

Бездействие или пассивный подход к защите интересов клиента могли привести к существенным финансовым издержкам. Помимо расходов на судебные споры и выплату компенсации, компании пришлось бы нести затраты на ребрендинг, смену наименования и его рекламу.

Предыдущий кейс

Следующий кейс